вторник, 10 июля 2018 г.

(Часть 8) "Common Law Trademark" в споре между участниками украинского ООО в суде США по поводу американского доменного имени


Содержание первой части     
Содержание четвертой части     Содержание пятой части 
 Содержание шестой части 
Итак, выше мы привели пример с фирмой по прокату автомобилей, затем задали вопрос, в чем разница между использованием обозначения при рекламировании услуг указанной фирмы и рекламировании услуг фирмы, которая предлагает купить у себя на сайте рекламное место.  То есть, в чем разница для целей считать указанное обозначение как участвующее в коммерческой деятельности.

Далее мы указали на цитату из судебного постановления:  «Это конечно бесспорно, что Истец продает место компании Google, но только этого не достаточно для того, чтобы считать, что  обозначение «К» участвует в коммерческой деятельности в США, потому как Апелляционный Суд Четвертого округа ясно указал, что для установления права  common law trademark в США не достаточно факта, что Истец оказал услугу гражданину США)».

И далее за приведенным предложением следует: «instead, plaintiff must also show that the "mark for that service [was] being used or displayed in the sale or advertising of that service» (вместо этого Истец обязан продемонстрировать, что  указанное обозначение для представления услуги использовалось при продаже либо рекламировании данной услуги).

И вот сейчас настал момент, когда Суд скажет, в чем же разница между использованием обозначения при рекламировании услуги по прокату автомобиля и рекламированию услуги по предоставлению рекламного места на сайте.

«For example, in Int'l Bancorp, it was undisputed that plaintiff maintained an office in the U.S., advertised in the U.S., and hosted a promotional website for its services that could be accessed in the U.S. Id. at 364. Still, the Fourth Circuit held that these activities in the United States were insufficient to establish common law trademark rights because "[t]he Lanham Act and the Supreme Court . . . make clear that a mark's protection may not be based on `mere advertising'" Id. at 365». Например, в деле Int'l Bancorp было совершенно точно установлено, что истец имеет офис в США, осуществляет рекламу в США и имеет сайт, доступный в США,  для продвижения своих услуг. До сих пор Апелляционный суд Четвертого округа придерживается мнения, что данных действий недостаточно для получения в отношении обозначения права common law trademark  потом,  что Закон Ланхэма и Верховный Суд дали ясно понять, что защита обозначения не может базироваться лишь на факте обычного рекламирования.

Just as in Int'l Bancorp, there is no evidence in this record showing that the K…. mark was used in connection with the sale or even the advertising of plaintiff's "service" to Google. On this record, there is no evidence that Google knew of the K…. mark, or that the mark was associated with the advertising space service K… provided. In fact, given that Google has a number of advertising partners whose websites vary widely in content there is no reason to believe that plaintiff's K…. mark is in any way associated with the advertising space service provided to Google. Как и в деле Int'l Bancorp в настоящем деле не имеется доказательств, демонстрирующих, что обозначение «К» было использовано в связи с продажей или даже рекламой услуг Истца компании Google. Не имеется доказательств, что компания Google знала про обозначение «К» или, что данное обозначение ассоциировалось с рекламированием услуг, которые оказывал Истец. Принимая во внимание, что компания Google имеет множество рекламных партнеров, чьи сайты широко разнообразны по содержанию, нет причины поверить, что  обозначение Истца «К» в любом случае было ассоциируемо с услугой о предоставлении рекламного места компании  Google.

То есть, как можно понять, логика такая: когда клиент берет машину на прокат у фирмы со знакомым обозначением, то это обозначение играет роль для клиента. Напротив, для компании Google не имеет значение, какое обозначение представлено на сайте, который предлагается местом для рекламы. Здесь используется другие критерии. Как можно предположить, одним из таких критериев является статистика посещаемости сайта.

Но, обратим внимание, что Суд пока не говорит о критериях, которыми пользуется компания  Google для выбора сайтов под рекламу, а говорит о том, что в частности нет доказательств, что при выборе сайта «К» было принято во внимание, в том числе, обозначение «К», расположенное на этом сайте.

Продолжим цитировать Суд далее.

The K…..  mark is not used to market plaintiff's services to Google; rather, plaintiff solicited Google for the code necessary to host Google's advertisements on its website as a means for plaintiff to monetize its user base. The K….. mark is not used to brand plaintiff's advertising space services to Google because the mark is not used or displayed to Google in plaintiff's efforts to sell advertising space. There is simply no evidence in this record that the K….  mark has any meaning for Google or that the K….. mark was used as a means of attracting Google to purchase advertising space. And even if there were, a single transaction with a single U.S. company is not the kind of "deliberate and continuous" use of a mark necessary to establish common law trademark rights. Larsen, 151 F.3d at 146». Обозначение «К» не было использовано для представления услуг Истца компании Google. Скорее Истец попросил компанию Google предоставить ему код, необходимый для отображения рекламы компании Google на сайте Истца, в качестве средства заработка за счет пользователей сайта Истца. Обозначение «К» не было использовано для того, чтобы рекламировать компании Google услуги истца по предоставлению рекламного пространства на его сайте потому, что это обозначение не демонстрировалось компании Google, когда истец осуществлял действия по продаже рекламного пространства. Не имеется никаких доказательств того, что обозначение «К» имело какое либо значение для компании Google или обозначение «К» было использовано как средство, чтобы привлечь компанию Google купить место для рекламы. Но даже если это и имело бы место быть, одна сделка с одной компанией из США не означает один из видов «преднамеренного и непрерывного использования» обозначения, которое необходимо для установления  права common law trademark.   

Далее Суд делает два главных вывода. «In sum, plaintiff does not use the K…. mark in U.S. commerce within the meaning of the Lanham Act. Therefore, plaintiff cannot establish common law trademark rights in the United States». С учетом изложенного, Истец не использовал обозначение «К» в коммерции США в смысле Закона Ланхэма. Таким образом, Истец не может подтвердить право common law trademark в США.

Теперь сделаем вывод. Вывод этот такой, что обозначению «К» помешало получить статус common law trademark то,  что Истец не представил доказательства, подтверждающие следующие факты: а) товары, которые предлагались к продаже на сайте Истца приобретались, в том числе, и гражданами США; б) граждане США, которые приобретали товар, были знакомы с обозначением «К» и оно у них ассоциировалось с данными покупками. Возможно, что вместо приведенных фактов Истцу было бы достаточно доказать, что существовало ряд американских компаний, которые желали размещать и размещали свою рекламу на сайте Истца, и что обозначение «К» у этих компаний ассоциировалось с данным сайтом.

Дело, о котором шла речь.  
KLUMBA.UA, LLC v. KLUMBA.COM
 Case No. 1:15-cv-760.
United States District Court, E.D. Virginia, Alexandria Division.